TESCİLLİ MARKA HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

Markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, marka sahibinin izni olmadan başka mal veya hizmetlerde kullanmak marka hakkının ihlali sonucunu doğurur. Marka hakkının ihlali nedeniyle uğranılan zararların tazmini için hukukumuzda maddi ve manevi tazminat davaları ile itibar tazminatı talep edilebilmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10.1.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren marka hakkına tecavüz fiilleri için açılabilecek davalar, bu Kanunun ilgili hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabet hükümlerine dayandırılmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte önceden sadece tescilli markaların haklarını koruyan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kaldırılmış, yeni kanunla bazı değişiklikler ve yenilikler getirilmiştir.

Bu yazımızda, yeni Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, tescilli marka hakkına tecavüz fiilleri ile ilgili başvurulabilecek yasal yollar ve tazminat davalarına odaklanarak, bu davalarda kusur ve zararın ispatı, tazminat miktarının hesaplanması konularında açıklamalara ve Yargıtay kararlarına yer verdik.

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Hakkı, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Haksız Rekabet, Markanın Taklit Edilmesi, Aynı Markanın İzinsiz Kullanılması, Maddi Tazminat, Manevi Tazminat, İtibar Tazminatı, Tescilli Marka, Tescilsiz Marka, Marka Hakkının İhlali, Marka Hakkına Tecavüz, Tanınmış Marka.

1.Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Marka hukukunda tazminat istenebilecek nitelikteki marka hakkına tecavüz teşkil eden durumlar Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. maddesinde sayılmıştır. Buna göre;

  1. Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek
  1. Marka sahibinin izni olmaksızın,
  • Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
  • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

Karıştırılma ihtimali somut olayın özelliklerine göre mahkemelerce değerlendirilerek belirlenmektedir. Örneğin  konuyla ilgili bir kararında yargıtay karıştırılma ihtimali bulunmadığına şu gerekçelerle karar vermiştir; “..hükümsüzlük davasına konu edilen markanın da davacı markalarının da ortak unsurunun “OSMANLI” kelimesi olması nedeniyle markaların karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, davacıya ait “Osmanlı Renkleri Kahve, Şerbet, Amberli Kahve” ibarelerinin Osmanlı devrine ait ve Osmanlı mimarisinde kullanılan renkleri çağrıştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak kullanıldığı, taraflar adına tescilli olan “Polisan” ve “Marshall” markalarının yanında kullanılan ve herhangi bir renk türünü ya da tonunu bildiren “Osmanlı Renkleri” ibaresinin ayırt ediciliğinin zayıf olduğu, “Osmanlı Renkleri” ibaresinin herkesin kullanımına açık ve vasıf bildirici bir sözcük olduğu, ayırt ediciliğe bir katkısının bulunmadığı, her iki markanın boyacılık sektöründe tanınmış marka olduğu ve orta seviyedeki insanlar bakımından taraf markaları arasında karıştırma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine..” dair verilen ilk derece mahkemesi kararı Yargıtay tarafından onanmıştır.

Bir başka kararında Yargıtay Lindt ve Linde işaretleriyle ilgili ;“mal ve hizmet kapsamları dikkate alınarak markanın hitap ettiği tüketici kitlesi yönününden bütün olarak değerlendirildiğinde dava konusu markaların bütün olarak bıraktığı izlenimin benzer olduğu, tescilli marka ile başvuru konusu işaret arasında iltibasa sebebiyet verebilecek derecede görsel, sesçil, anlamsal olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf başvurularının esas yönünden reddine..” şeklindeki kararı onamıştır.

  • Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması. 
  • İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
  • İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
  • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
  • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. 
  • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
  • İşaretin ticaret ünvanı ya da işletme adı olarak kullanılması. 
  • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması
  1. Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
  1. Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

“Hükümsüz kılınıncaya kadar tescilli bir markanın tescil kapsamında kullanımı markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmez.”

2.Bir Markanın Aynısının veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerinin Farklı Türden Ürün ve Hizmetlerde Kullanılıp Kullanılamayacağı Hususu

Bu konuda en çok karıştırılan ve uyuşmazlık konusu edilen durum, bir markanın farklı sektörlerde farklı türden ürün veya hizmetlerde kullanılmasının marka hakkına tecavüz sayılıp sayılmayacağı hususudur.  Burada belirleyici olan kriter, aynısı veya ayırt edilemeyecek ölçüde benzeri kullanılan markanın Türkiye’de tanınmış marka olup olmadığıdır. 

Eğer taklit edilen marka tanınmış marka özelliğindeyse, bu markayı başka bir sektörde, başka türden ürün ve hizmetlerde dahi kullanmak marka hakkına tecavüz sayılacaktır. Ancak tanınmış marka kategorisinde olmayan bir markanın, başka sektörden başka türden ürün veya hizmetlerde kullanılmasına kesin bir engel yoktur.

Hangi markaların tanınmış marka kategorisinde değerlendirileceği ise TÜRKPATENT tarafından tutulan tanınmış marka siciline göre belirlenmektedir.

3.Tescilli Marka- Tescilsiz Marka Ayrımı Neden  Önemli?

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7. maddesinde, bu kanun kapsamında sadece tescilli markaların korunacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla sadece marka siciline tescil edilmiş markaların ihlal edilmesi halinde bu Kanun kapsamında tazminat davaları açılabilecektir.

Tescilsiz markalara saldırı hallerindeyse Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan madde 56 vd. haksız rekabet hükümleri kapsamında tazminat davaları açılmasına imkan bulunmaktadır. Tescilsiz markalar, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun sağladığı hak ve ayrıcalıklardan faydalanamazlar. 

Hem TTK hem de SMK bakımından marka hakkı ihlal edilen kişilere maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı tanınmıştır. Ancak SMK’da öngörülen itibar tazminatını talep etme hakkına sadece tescilli markalar sahiptir; tescilsiz markaların itibar tazminatı davası açması mümkün değildir.

Tescilli markalar hem SMK’daki marka hakkına tecavüz hükümleri hem de TTK’daki haksız rekabet  hükümlerine dayanarak dava açma hakkına sahiptir. Tescilsiz markaların ise sadece TTK’daki haksız rekabet hükümlerine göre korunması mümkündür.

Tescilli Marka Hakkının İhlaliyle Açılabilecek Tazminat Davaları

4.Tescilli Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Açılabilecek Tazminat Davaları

SMK’da tescilli marka hakkına tecavüz niteliğinde olduğu kabul edilen yukarıda sayılan türden fiiller nedeniyle zarara uğrayan marka sahibi, söz konusu fiillerden sorumlu kişiye karşı açacağı davalarda aşağıdaki taleplerde bulunabilir;

  • Maddi tazminat davası
  • Manevi tazminat davası
  • İtibar tazminatı davası

4.1. Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davalarında marka hakkı sahibi hem fiilen uğramış olduğu maddi zararı hem de yoksun kaldığı kazancı karşı taraftan talep edebilmektedir. Marka hakkına tecavüz fiilleri bir tür haksız fiil olup, haksız fiillerden kaynaklı tazminat davalarında geçerli olan kurallar bu davada da geçerli olur. Dolayısıyla marka hakkı sahibi lehine tazminata hükmedilebilmesi için;

  • Ortada marka hakkına tecavüz olarak kabul edilen bir eylem olmalı
  • Marka hakkı sahibinin zarara uğradığını ve karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmelidir.

Marka hakkı sahibinin marka hakkının ihlalinden dolayı uğradığı maddi kayıplar maddi tazminat davasıyla istenebilir. Henüz fiilen uğranılmayan fakat yoksun kalınan kazanç olarak ifade edilen zararlar da maddi tazminat davasıyla talep edilebilecektir.

4.2. Manevi Tazminat Davası

Tüzel kişilerin de şeref ve saygınlığı, ticari itibarları gibi kişilik haklarının ihlali nedeniyle uğradıkları zararlar için manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Yargıtay içtihatlarına göre, marka hakkını ihlal eden kişinin kusurlu kabul edilebildiği her durumda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. o ahlde marka hakkının ihlali nedeniyle maddi tazminat davasına hükmedilen her durumda manevi tazminata da hükmedileceği sonucuna ulaşmak mümkündür.

4.3. İtibar Tazminatı

Marka hakkının kötü şekilde kullanılması, kötü ürünler üretilmesi, bunların temini ve satışı nedeniyle marka hakkının itibarının zedelenmesi nedeniyle istenebilen tazminata itibar tazminatı adı verilmektedir. manevi tazminattan farklı olarak marka hakkı sahibinin ya da doğrudan işletmenin sahip olduğu bir tazminat hakkıdır. Doktrinde manevi tazminatta bir farkı olmaması nedeniyle çeşitli eleştirilere konu edilse de mevcut durumda markaya tecavüz fiilinden dolayı zedelenen marka itibarının onarılmasına hizmet etmesi yönüyle kimi durumlarda marka için daha iyi bir koruma sağlamaktadır.

5.Kusurun Etkisi ve İspatı

Yukarıda bahsedildiği gibi, marka hakkına tecavüz nedeniyle tazminat davası açıldığında, marka hakkına tecavüz edenin kasıt veya ihmal derecesinde kusurlu davranmış olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. Kasten hareket edilen durumlar, genellikle markanın bilerek taklit edilmesi, markanın tanınmışlığından haksız kazanç elde etme amacı güdülerek markanın aynısının ya da çok benzerinin kullanılması halleridir.

Bir kişinin iş ve ticari hayatında faaliyetlerini sürdürürken göstermesi beklenen dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar ise ihmal olarak nitelendirilir. Örneğin, marka sicilindeki kayıtların araştırılmaması nedeniyle markanın tescilli olarak bir başkası tarafından kullanımda olduğu bilinmeyerek markanın aynısı ya da çok benzeri tescilsiz olarak kullanılmışsa, burada ihmal derecesinde bir kusur vardır.

Hem kast hem de ihmal derecesindeki kusurdan dolayı, tazminat ödenmesine karar verilebilir. Ancak hakim kusurun derecesini tazminatın hesaplanmasında göz önünde bulunduracaktır.

6.Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Maddi tazminat davalarında fiilen uğranan zarar olarak marka hakkına tecavüzün tespiti ve ispatı için yapılan tüm giderler, örneğin mahkeme masrafları, bilirkişi giderleri gibi marka hakkı sahibinin malvarlığında meydana gelen azalmalar tazminat tutarına dahil edilir. Tecavüz fiilinin sonuçlarını gidermek için malların imhası, düzeltme ilan ve reklamları da bu türden giderler olarak hesaba katılacaktır.

Yoksun kalınan kazancın tespiti bir varsayımsal kayıp olması nedeniyle biraz daha zordur. Ancak bu durumda marka hakkı sahibine tazminatın ne şekilde hesaplanmasını istediğine dair çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Buna göre, yoksun kalınan kazancın tespiti için marka sahibi şu seçeneklerden birine göre mahkemeden hesaplama talep edebilecektir;

  • Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı marka hakkı sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir üzerinden hesaplama,
  • Marka hakkına tecavüz edenin bu şekilde elde ettiği net kazanç üzerinden hesaplama,
  • Marka hakkına tecavüz edenin bu markayı hukuka uygun şekilde bir lisans sözleşmesi ile kullanmış olsaydı ödemek durumunda kalacağı bedel üzerinden hesaplama.

Haksız rekabette davacının maddi tazminat istemine konu ettiği zararı, davalının elde etti

7.Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Marka hakkına tecavüz fiilleri aynı zamanda birer haksız fiil teşkil ettiğinden Türk Borçlar Kanunu’nda haksız fiillere uygulanan zamanaşımı süreleri bu davalarda da geçerli olur. Buna göre, zarar görenin zararı veya tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve herhalde marka hakkına tecavüz fiilinin üzerinden 10 yıl geçmesiyle dava hakkı zamanaşımına uğrar.

Marka hakkına tecavüz fiili aynı zamanda bir suç teşkil ediyorsa, bu durumda ceza kanunlarında o suç için öngörülmüş olan daha uzun süreli dava zamanaşımı süresi, tazminat davaları için de geçerli olacaktır.

SONUÇ

Tescilli bir marka hukukumuzda hem Sınai Mülkiyet Kanunu, hem de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre korunmaktadır. Marka hakkının ihlali niteliğindeki eylemlerden zarar gören marka hakkı sahipleri maddi ve manevi tazminat ile itibar tazminatı talebinde bulunabilirler. Bu türden davalarda hangi eylemlerin marka hakkına tecavüz teşkil ettiğinin belirlenmesi, tescilli bir markanın korunma süresinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği, kusur ve zararın ispatı özellik arz etmektedir. Konuyla ilgili hukuki uyuşmazlıklarda daha fazla bilgi almak için Solmaz Hukuk ve Danışmanlık ekibinden profesyonel hukuki yardım talebinde bulunabilirsiniz.

REFERANSLAR

AYDIN, Fatih, “Sınai Mülkiyet Kanunu Ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat”, TBB Dergisi, 2017 (133), s.518-575.

AYHAN, Rıza/ÖZDAMAR, Mehmet/ÇAĞLAR, Hayrettin, 2014, Ticari İşletme Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara, s.273-298.

EREN, Fikret, 2011, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayıncılık, s.468-541.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2019/5341 E.,  2021/177 K, 19.01.2021.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2020/1435 E.,  2021/1275 K., 16.02.2021.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2017/2474 E.,  2020/944 K., 25.11.2020.

Türk Ticaret Kanunu.

Türk Borçlar Kanunu.

Sınai Mülkiyet Kanunu.